O DIRETOR EXECUTIVO SUBSTITUTO NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, e o inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017; e fundamentado no Processo SEI 52402.002112/2023-71, resolve:

Art. 1º Estabelecer o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

CAPÍTULO I

DOS CONTRATOS AVERBADOS OU REGISTRADOS PELO INPI

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I. Licença de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei nº 9.279, de 1996;

b) contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei nº 9.279, de 1996.

II. Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei nº 9.279, de 1996;

b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei nº 9.279, de 1996.

III. Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (know how) que compreende a aquisição permanente ou o licenciamento temporário de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e,

b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

IV. o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 13.966 de 26 de dezembro de 2019.

Art. 3° Os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI.

CAPÍTULO II

DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO OU DE REGISTRO DE CONTRATO

Art. 4º O pedido de averbação ou de registro e outras petições serão apresentados em formulário próprio do INPI, por qualquer das partes contratantes, instruídos com os seguintes documentos:

I. Formulário de pedido de averbação ou de registro;

II. Comprovante do recolhimento da retribuição devida, com a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU);

III. Procuração, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei n° 9.279, de 1996;

IV. Contrato, fatura, ou instrumento representativo do ato, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;

V. Tradução para o idioma português, quando redigido em idioma estrangeiro;

VI. Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao negócio jurídico.

§ 1º. Em caso de sublicenciamento de direito de propriedade industrial, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do titular desse direito para sublicenciamento;

§ 2º. Para os contratos de franquia, o requerente apresentará a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, nos termos art. 2º da Lei nº 13.966, de 2019;

§ 3º. Em caso de subfranqueamento, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para subfranqueamento.

Art. 5º O pedido de averbação ou de registro conterá as seguintes especificações:

I. Partes contratantes;

II. Modalidade contratual;

III. Objeto do contrato;

IV. Valor do contrato;

V. Moeda, valor e forma de pagamento somente para os contratos e faturas de serviços de assistência técnica e científica;

VI. Prazo de vigência do contrato;

VII. Outras observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

Art. 6º O requerente da averbação ou registro será responsável pela validade e licitude do contrato ou fatura.

Parágrafo único. Os contratos e faturas de serviço de assistência técnica e científica serão considerados vigentes até o pagamento das contraprestações, independentemente do tempo em que elas forem realizadas.

Art. 7º No caso de averbação de contratos de licença ou cessão de direitos de propriedade industrial, o título ou o pedido de patente ou de registro deve ter sido concedido ou depositado no INPI.

Parágrafo único. O contrato a ser averbado pelo INPI indicará o número de cada pedido ou título concedido pelo INPI, patente ou registro, e respectivo prazo de vigência.

Art. 8º A decisão proferida pelo INPI relativa ao requerimento de averbação ou registro pode ser:

I. Deferimento e emissão do certificado de averbação ou de registro;

II. Formulação de exigência;

III. Indeferimento fundamentado; ou,

IV - Arquivamento.

§ 1º. O prazo para decisão é de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de publicação da notificação do requerimento na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996.

§ 2º. O prazo para o cumprimento de exigência é de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no art. 224 da Lei nº 9.279, de 1996, sob pena de arquivamento do requerimento.

CAPÍTULO III

DAS PARTES DO CONTRATO

Art. 9º Deve constar no contrato a identificação das partes do contrato e de seus representantes legais, nome ou denominação e os endereços completos, com logradouro, cidade, unidade da federação e o país.

Art. 10. O INPI observará os seguintes aspectos em relação ao domicílio ou residência das partes:

I. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações;

II. Nos contratos envolvendo propriedade industrial a referência será a título concedido ou pedido de direito depositado no INPI.

CAPÍTULO IV

DOS PRAZOS

Art. 11. O prazo do contrato de licença de direitos de propriedade industrial não poderá ultrapassar a vigência desses direitos no Brasil.

Art. 12. O cancelamento da averbação ou do registro está sujeito à apresentação de distrato ou instrumento representativo do ato assinado pelas partes contratantes, por meio de petição a ser juntada ao respectivo processo.

CAPÍTULO V

DO CERTIFICADO

Art. 13. O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações:

I. Número do processo de averbação ou de registro;

II. Partes contratantes;

III. Modalidade contratual; IV - Objeto do contrato;

IV. Valor declarado do contrato;

V. Forma de pagamento declarado do contrato para os contratos ou faturas de serviço de assistência técnica e científica;

VI. Prazo de vigência declarado do contrato;

VII. Prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI, se houver direitos de propriedade industrial em seu objeto;

VIII. Data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no INPI;

IX. Data da publicação do deferimento de averbação ou de registro na Revista da Propriedade Industrial no INPI;

X. Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior";

XI. Observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 14. Aplicam-se aos contratos de licença e de cessão de registro ou de pedido de registro de topografia de circuito integrado as normas previstas nesta Portaria, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007.

Art. 15. Ficam revogadas as Instruções Normativas nº 16, de 18 de março de 2013, nº 39, de 22 de junho de 2015 e nº 70 de 11 de Abril de 2017.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PEDRO AREAS BURLANDY